Non sempre i più forti vincono e la storia del Sig. Pat McDonagh dimostra che anche i colossi dell’economia mondiale possono essere messi all’angolo da chi non dispone di infinite risorse economiche e di potere.
Il Sig. McDonagh, titolare della catena di fast food irlandese Supermac’s, qualche anno fa decise di espandere la propria attività in Gran Bretagna e oltre.
La cosa non deve essere piaciuta all’americana McDonald’s, notoriamente piuttosto aggressiva nel difendere i propri brand, che ha ritenuto Supermac’s troppo simile al nome del suo panino BIG MAC per poter consentire una tale invasione di campo e si è quindi opposta alla registrazione del nome dell’avversario.
In realtà l’origine del nome Supermac’s deriva dal soprannome che Pat si era guadagnato da giovane sui campi da calcio e che ha deciso di usare nel 1978 per aprire il suo primo fast food. Un nome per il quale ha deciso di contrattaccare chiedendo la cancellazione del marchio BIG MAC per mancato uso.
Ricordiamo la regola che vige sull’uso di un Marchio Europeo registrato secondo la quale è possibile richiedere la cancellazione per un marchio che non sia stato effettivamente utilizzato nel territorio dell’Unione Europea per i prodotti e/o servizi rivendicati per un periodo continuativo di cinque anni anteriori alla data di presentazione dell'istanza di cancellazione.
E, sorprendentemente, non è bastata alla McDonald’s la notorietà mondiale del suo più famoso panino, che ha ispirato scene di film (Pulp Fiction), il nome di un indice di comparazione del potere d'acquisto usato a Wall Street e statue nei musei, per difendere il marchio dalla richiesta di decadenza per non uso presentata dalla Supermac’s che è stata accolta dall’EUIPO.
Nonostante la notevole mole di prove portate a supporto della propria tesi dalla società americana (affidavit giurati, opuscoli e stampe di manifesti, packaging, copie di menu, stampe dai siti web, la pagina di Wikipedia dedicata al Big Mac), l’EUIPO ha ritenuto che questi non fornissero dettagli sufficienti sull’entità dell’uso e che non fornissero alcun dato per quantificare la reale presenza commerciale del marchio nell’Unione Europea per nessuno dei prodotti e servizi protetti dalla registrazione ottenuta nel 1998 da McDonald’s.
E così, dopo aver appena compiuto 50 anni, il nome BIG MAC non è più in Europa utilizzabile esclusivamente dalla McDonald’s ma, essendo stato il marchio annullato, chiunque potrebbe usare questa dicitura.
Ma attenzione, sicuramente la società americana impugnerà la decisione con concrete possibilità di ribaltare il giudizio. Ma questa sentenza, al di là di quale sarà il risultato dell’appello, deve far rifletter i titolari di marchi UE dell’importanza di conservare prove d’uso che attestino in modo certo ed esaustivo le vendite effettive, i consumatori coinvolti e l’estensione territoriale dell’uso del marchio.